En fallo dividido el Pleno del máximo tribunal, emitió su parecer respecto del proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N° 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal 〈boletín N° 12.135-03〉, mediante Oficio N°140-2018, de 31 de octubre  del presente.

Según lo expresado en el mensaje del proyecto, ésta tiene por objeto actualizar y perfeccionar la regulación de la propiedad industrial, marcaria e intelectual, según los requerimientos más urgentes identificados por otras iniciativas legales actualmente en tramitación que, en razón de su extensión, sería más dificultoso aprobar. De este modo, el proyecto propone, en general, una serie de modificaciones procedimentales al sistema de la ley N° 19.039, tales como la simplificación de sus notificaciones y la modificación al modelo de tasas marcarias; una simplificación y actualización a las categorías de regulación marcaria, destacándose entre éstas la eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial, el reconocimiento de tipos de marcas no susceptibles de representación gráfica y la reformulación de las marcas colectivas, de las marcas de certificación y de las denominaciones de origen; la estipulación de  nuevas sanciones marcarias, tales como la caducidad por no uso efectivo de la marca y el nuevo delito de falsificación marcaria; una completa restructuración de la regulación del derecho de propiedad industrial y de patentes, y la creación de una nueva acción legal para subsanar casos de  usurpación de patente y; otras modificaciones procedimentales y sustantivas específicas, tales como la modificación del régimen de competencia del TDPI en relación a los juzgados civiles y la creación de una nueva regla para determinar el monto de la indemnización de perjuicios para casos de falsificación marcaria.

No obstante el carácter amplísimo de la reforma propuesta, la opinión mayoritaria de la Corte consideró específicamente sólo cuatro reformas concretas, que bajo su comprensión afectaban directamente las atribuciones de los tribunales de la república.

Estas reformas son:

  1. La estipulada en el número 28 de su artículo primero de la propuesta, relativa a la creación de una nueva acción jurisdiccional para subsanar casos de usurpación de patente
  2. La del número 44 de su artículo primero, que se refiere a la nueva regulación propuesta en relación a las indicaciones geográficas
  3. La del N° 35 del artículo primero, que restringe la competencia del Tribunal de Propiedad Industrial, ampliando la de los tribunales comunes
  4. La del N° 45 del artículo primero, que estipula un nuevo modelo de indemnización de perjuicios a los casos de falsificación marcaria.

En primer lugar, el pleno criticó la creación de una nueva acción de usurpación de patente, no obstante ser razonable en sus intenciones e inspiración, tanto en su configuración concreta, como en lo relativo a la decisión legislativa de someter su conocimiento a la competencia de la justicia común y no al INAPI y TDPI.

De modo análogo, el pleno criticó la nueva regulación para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y la nueva regulación de las “invenciones en servicio” 〈esto es, los casos en que personas sometidas a relaciones de trabajo o prestación de servicios, crean productos sujetos a propiedad intelectual en el ejercicio de sus funciones〉 en el entendido de que, no obstante lo razonable de sus intenciones, la decisión de otorgarle competencia a los tribunales comunes sobre estas materias, constituía un retroceso.

Por último el pleno criticó el nuevo modelo de indemnización marcaria que propugnaba el proyecto de ley y que en vez de basar la indemnización en factores relativos a la pérdida económica del titular de la marca, la hacía depender de la gravedad de la infracción, solución que según el pleno, “aparece como un tanto  anómala en el contexto de nuestro sistema legal, en el que la naturaleza de la indemnización es siempre resarcitoria”, razón por la cual sugirió “eliminar la referencia a la “gravedad de la infracción” como parámetro a considerar al determinar el monto de la reparación, dejando entonces su determinación sujeta a la acreditación de los presupuestos generales”.

En los votos de minoría del Pleno, los ministros señor Muñoz G., señora Sandoval, señor Prado y señora Vivanco fueron de parecer de informar favorablemente el proyecto, especialmente señalando que la opinión uniforme de este tribunal es que los tribunales comunes tenían la capacidad y habilitación suficientes como “para  asumir el conocimiento de todos los asuntos que las leyes les encomienden”, lo que incluía las reformas señaladas.

En otro voto de minoría, los ministros señores Aránguiz y Valderrama estuvieron por informar desfavorablemente el proyecto, especialmente en lo relativo al modo de calcular el monto de indemnización en casos de falsificación, habida consideración la consideración de su carácter encubiertamente punitivo.

Por su parte, la Ministra señora Muñoz  fue del parecer de informar favorablemente la iniciativa en relación al criterio de gravedad de la infracción en casos de falsificación de patente, en el entendido de que sus fundamentos que le permiten colegir que su establecimiento corresponde a un criterio de política legislativa respecto del cual la Corte Suprema no le correspondía intervenir.

Finalmente, el ministro señor Prado “fue del parecer de observar la denominación que la iniciativa propone para el establecimiento de la acción de usurpación de patente, toda vez que ese vocablo (“usurpación”) tiene un cariz evidentemente doloso, en circunstancias que el objeto de la acción que se consagra es la nulidad de la patente en cuestión”.